La marca y las denominaciones de origen
| Autor | Tullio Ascarelli |
| Páginas | 329-403 |
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XI
LA MARCA Y LAS DENOMINACIONES
DE ORIGEN
SUMARIO: 1. Marca de empresa.— 2. Actos y contratos de publicidad. Frases
de propaganda.— 3. Diversos tipos de marca.— 4. Título de la obra del ingenio,
título del periódico, título de la sección.— 5. Ecacia distintiva y novedad.—
6. Licitud.— 7. Falta de los requisitos examinados.— 8. Uso.— 9. Pérdida de
ecacia distintiva. Sobrevenida oposición al orden público. Extinción del dere-
cho.— 10. Transmisión de la marca.— 11. Derecho absoluto sobre la marca (no
registrada).— 12. Registro y exigencias a que responde.— 13. Procedimiento al
respecto.— 14. Alcance de la inscripción.— 15. Convalidación de la marca.— 16.
Protección internacional de la marca.— 17. Duración del registro. Caducidad.—
18. Inexistencia y extinción del derecho o del bien.— 19. Disciplina del proceso
civil y medidas cautelares.— 20. Transcripción.— 21. Marcas colectivas.— 22.
Indicaciones de procedencia y denominaciones de origen.
BIBLIOGRAFÍA: Cfr. las obras generales mencionadas en la bibliografía de
la lección anterior con indicación de las diversas tendencias (particularmente las
de AULETTA, CASANOVA, FERRARA, GHIRON, GRECO), así como MONACO,
L’efcacia della legge nello spazio, Torino, 1952; POUILLET, Traité de marques de fabri-
que et de la concurrence deloyale, París, 1912; SERENI, I marchi di fabrica e di commer-
cio nel dir. int. privato, Milano, 1936; y además ASQUINI, Volgarissazione e pseudo
volgarizzazione del marchio, Riv. dir. comm., 1955, II, 43; AZZALI, La tutela penale del
marchio d’impresa, Milano, 1955; BROCK, I marchi di forma, Riv. dir. ind., 1952, I, 38;
La protezione del marchio tale quale, Riv. dir. ind., 1956, I, 308; FRANCESCHELLI, Sa-
ggio sulla cessione dei marchi, Riv. dir. comm., 1948, I, 1; Utilizzazione di marchi identici
da parte di imprese collegate, Studi permensi, 1950, 473; GUGLIELMETTI, Rapporti tra
nomi e marchi, Riv. dir. ind., 1953, I, 292; Il marchio, oggetto e contenuto, Milano, 1955;
LADAS, The international protection of ind. property, Cambridge, 1930; LA GIOIA, Tito-
lo e marchio di fabbrica, Riv. dir. ind., 1956, I, 331; MINERVINI, Ancora sul trasferimento
del marchio e licenza d’uso, Riv. dir. ind., 1953, I, 262; PLAISANT, Traité de droit comm.
int. concernant la prop. ind., París, 1950; Rossi G., Problemi sulla protezione dei marchi
negli Stati Uniti, Riv. dir. comm., 1955, I, 476; SCHECHTER, The historical foundations
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of the law relating trade-marks, New York, 1925; SGROI, Prolo della convalidazione del
marchio, Riv. dir. ind., 1958, I, 272; SORDELLI, Il titolo dell’opera dell’ingegno e la sua
congurazione come bene immateriale, Diritto d’autore, 1950, 154; TROLLER, Das int.
Privat und Zivilprozessrecht im gew. Rechtschutz und Urheberrecht, Basel, 1952; VEN-
TURINI, I diritti sui segni distintivi nel diritto int. privato, Riv. dir. ind., 1956, I, 178;
para la jurisprudencia las reseñas citadas de SORDELLI.
1. La marca (marca de empresa en la terminología del Código y de la Ley espe-
cial) distingue al producto (el art. 2.569 habla de “mercancías” u otros productos; el
art. 1 L. M. de “productos” o mercancías). Es el más importante de todos los signos
distintivos.
En el sistema de nuestra ley la marca se entiende con referencia a los pro-
ductos; a productos “fabricados” o “puestos en comercio” o “introducidos en el
Estado” por el titular (y por eso se distinguen marcas de fábrica y marcas de comer-
cio). No se admite la marca de servicio1 (como las reivindicadas por las agencias de
negocios, empresas de transporte, de espectáculos, etc., para distinguir los propios
servicios, supuestos en los que solamente existirá la tutela, indudablemente me-
nos ecaz, del nombre comercial, además de la tutela general de la concurrencia
desleal) que, en cambio, se admite en otras legislaciones, es decir, la que sirve para
individualizar una determinada actividad con independencia de toda referencia a
un producto.
La tutela de las marcas de servicio (ya introducida en los Estados Unidos) en
los diversos estados de la Unión está prevista, ahora, en el texto de Lisboa del Con-
venio internacional; de todos modos estimo que, aunque dicho texto tendrá ejecu-
ción entre nosotros, la protección de la marca de servicio no podrá ser invocada sino
después de una conveniente (y deseable, pero meditada) modicación de nuestra
legislación interna (en relación con la cual no resultaría feliz una “importación”
de las normas americanas) ya que ésta —tanto en la regulación del procedimiento
de registro como en las disposiciones que conciernen a la disciplina privada de la
marca— se inspira en la premisa de la conexión entre marca y producto (y no se
olvide que el alcance del reconocimiento de las marcas de servicio concierne no
sólo a unos signos registrables, sino también a unos signos tutelables como marcas
de hecho; por otra parte y en relación con las marcas de servicio será cuando podrá
manifestarse la necesidad de superar, en la disciplina, el ámbito de los empresarios,
como acertadamente se ha destacado).
Estamos, en efecto, en el ámbito de la marca de producto no sólo en el caso de
marcas de fábrica sino también en el caso de marcas de comercio (que calicarán al
1 La marca de serv icio ha sido ahora introducida e n nuestro sistema leg islativo por
la ley de 24 diciembre 1959, núm. 1.178. Las consideraciones que a continuación se
desarrolla n en el texto no tienen en cuenta la citad a ley.
Teoría de la concurrencia y de los bienes inmaTeriales
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producto desde el punto de vista de su distribución comercial); aunque éstas puedan
estimarse concernientes a una actividad que tiene por objeto el servicio de distribu-
ción de productos, existe siempre una directa referencia de la marca a un producto.
A mi entender, también pueden considerarse como marcas (de fábrica) las que
distinguen al producto en cuanto objeto de manipulaciones complementarias (por
ej., tintes); en este caso también se da una directa referencia a un producto el cual, al
término del proceso de elaboración, es también fruto de las elaboraciones comple-
mentarias realizadas (y precisamente en este caso, como se ha dicho acertadamente,
la reglamentación de una particular marca de servicio podría evitar esa excesiva ex-
tensión de la tutela que hoy puede vericarse por la directa referencia de la marca,
aunque relativa solamente a un procedimiento de elaboración, al producto fruto de
dicho procedimiento).
Sobre un mismo producto podrán concurrir diversas marcas [por ej., de fábri-
ca y de comercio —v. art. 12 L. M.— en lo relativo a la fabricación o a la distribución
del producto respectivamente, identicado, por tanto, desde uno y otro punto de
vista, marcas que incluso pueden pertenecer a distintos titulares (al fabricante y al
comerciante)]. Cada una de ellas podrá ser lícitamente puesta (si el que la pone es el
propietario del producto o concurre su consentimiento y siempre que no induzca a
engaño sobre la actividad desarrollada y, por tanto, no suscite la impresión de una
fabricación cuando se trata, en cambio, de una marca de comercio o de una comple-
ta fabricación cuando se trata de una marca que alude a elaboraciones complemen-
tarias) y cada una será protegida en su ámbito.
Al extender la disciplina de la marca a las marcas de servicios, es decir, al su-
perar la conexión de la marca con un producto, habrán de adquirir una particular
importancia los problemas relativos a todo aquello que puede ofrecer ecacia dis-
tintiva con el n de ser utilizable o registrable como marca. Será frecuente (piénsese
en las transmisiones de radio) que un servicio pueda ser individualizado con un
sonido, destacándose, entonces, la importancia de la adoptabilidad o registrabili-
dad de un determinado sonido como marca, problema, sin embargo, que también
puede plantearse con las marcas de producto (y me inclinaría a resolverlo en senti-
do positivo, porque el mismo contraste que a veces suele alegarse entre un sonido y
el sistema de publicidad de las marcas registradas, es superable ante la posibilidad
de identicar cualquier sonido con anotaciones grácamente reproducibles).
Con la expresión productos se alude, a mi entender, tanto a los manufactura-
dos como a los productos naturales. Se alude no obstante, en todo caso, a objetos
susceptibles de producción concentrada cuya distribución se vincula a una circula-
ción física de la cosa, en contraposición a todas aquellas (por ej., casas no prefabri-
cadas) que sólo son susceptibles de fabricación sobre un lugar.
La marca se reere a productos determinados por características genéricas,
es decir, pertenecientes a aquel género que viene indicado por las denomina-
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