Resolución de Tribunal de la Propiedad Industrial, de 31 de Enero de 2013 (Rol Nº 000954-2012)
| Presidente del tribunal | Nulidad |
| Emisor | Tribunal de Propiedad Industrial |
| Materia | Derecho Mercantil y de la Empresa |
| Número de expediente | 418597 |
| Fecha | 31 Enero 2013 |
S., treinta y uno de enero de dos mil trece VISTOS:
Se reproduce la sentencia en alzada de fecha 4 de mayo de 2012, escrita de fojas 197 a 205, con excepción de su considerando 2°, el que se elimina, y se tiene en su lugar presente:
Que, a fojas 57 de autos con fecha 29 de diciembre de 2003,
SOYUZPLODOIMORT, Empresa Federal del Estado, Federación Rusa,
demandó la nulidad de la marca mixta STOLICHNAYA VANIL, registro N°
593.953, otorgada con fecha 6 de abril de 2001 a SPIRITS International N.V.,
la demandada de autos, sociedad de A.H., renovado bajo en N°
913.583, que distingue servicios de publicidad para vodka; gestión de negocios,
clase 35.
La demanda de nulidad se funda en los artículos 19 y 20 letras f) y j) del la Ley N° 19.039, y en el artículo 6 bis N° 1 del Convenio de Paris. Señala la actora que es dueña y usuaria de la marca STOLICHNAYA, inscrita en el extranjero,
la que goza de fama y notoriedad, inscrita hace más de treinta años en la U.R.S.S., actual Federación Rusa, para distinguir Vodka en la clase 33, y que en su calidad de empresa del Estado produce, exporta y comercializa Vodka por décadas a todas partes del mundo. Indica que la marca impugnada es irregistrable por terceros, ya que es idéntica a la marca creada, usada y prestigiada por la demandante. Agrega que la marca demandada fue inscrita y ha sido usada de mala fe, ya que los ejecutivos de la empresa demandada lo que no es posible sanear mediante una simple transferencia.
Indica que la demandada conocía la existencia de la marca STOLICHNAYA, ya que los fundadores de la empresa SPIRITS INTERNATIONAL N.V. fueron ejecutivos de la empresa demandante, y que adquirieron de manera ilegitima las más importantes marcas de vodka en Rusia, y que posteriormente fueron anuladas por Tribunales rusos y restituidas a la demandante.
Agrega que la demandada usa la marca impugnada y en su parte inferior contiene la leyenda “vanilla flavored russian vodka” que en español corresponde a “vodka ruso con sabor a vainilla”, lo que ratifica la asociación entre la marca impugnada de nulidad y el signo perteneciente a la demandante.
Que con fecha 14 de enero de 2004 fue notificada la demanda de nulidad, y con fecha 25 de febrero de 2004, a fojas 67 se presentó por SPIRITS INTERNATIONAL N.V., escrito de contesta demanda.
Que la demandada señala en su presentación de contesta demanda, que es titular internacionalmente de numerosos registros marcarios, tanto de la marca STOLICHNAYA, STOLI, MOSKOVSKAYA, RUSSKAYA, entre otros.
Seguidamente la demandada detalla la historia de la marca STOLICHNAYA,
desde la década del 60, e indica que en el año 1999 la compañía rusa ZAO Sojuzplodoimport, trasfirió los registros internacionales a SPIRITS INTERNATIONAL N.V. Indica que la Corte Arbitral de Moscú el 30 de enero de 2002 decidió conforme a las leyes rusas, que el Acuerdo entre VZAO y ZAO,
era nulo en relación a 17 registros de marcas rusas, incluida la marca STOLICHNAYA.
En relación a la causal de nulidad de la letra f) del artículo 20 de la Ley N°
19.039, sostiene que la marca impugnada no es inductiva a error o engaño con respeto al origen empresarial, ya que no existe equivocación en cuanto al origen del producto, ya que el vodka es efectivamente elaborado en Rusia, aun cuando se envasa y rotula en un país diferente.
En cuanto a la supuesta inscripción de la marca STOLICHNAYA, en forma contraria a las buenas costumbres comerciales, cabe señalar que la marca fue transferida en su oportunidad por la empresa estatal rusa a otras empresas, las que posteriormente trasfirieron estos registros a SPIRITS INTERNATIONAL N.V., quien le ha otorgado fama y notoriedad a este producto vodka en el extranjero, y que un registro ruso no puede dar lugar a la nulidad de registros chilenos, sin haber mediado el proceso de exequátur a las sentencias extranjeras en nuestro país, y pide se rechace la demanda de nulidad interpuesta.
Que a fojas 197 a 205 de autos, con fecha 4 de mayo de 2012, se dictó
sentencia definitiva la que acogió la demanda de nulidad fundada en la letra f)
del artículo 20 de la Ley N° 19.039, y desestimó la causal de irregistrabilidad letra j) de la norma citada y la invocación del artículo 6 bis N°1 del Convenio de Paris, en la que se consideró y declaró por el Tribunal a quo lo que sigue:
-
- Que, en relación con la demanda de nulidad interpuesta fundada en la letra f)
del artículo 20 de la Ley 19.039 y luego del estudio de los antecedentes aportados tanto por el actor como el demandado, este tribunal se ha formado la convicción de que dicha acción deberá ser acogida, ya que la marca STOLICHNAYA de la demandante, desde sus orígenes ha sido asociada a la empresa FKP Sojuzplodoimport, ya sea a través de ella misma o de sus antecesores, tal como se acredita con el certificado de registro N0865462, emitido en Estados Unidos, para distinguir vodka de la clase 33, originalmente inscrito con fecha 25 de febrero de 1969, a nombre de V/O Sojuzplodoimport, la cual es la predecesora de la demandante, de acuerdo al decreto No.494 de fecha abril de 2002, emitido por el gobierno de la Federación de Rusia, acompañado en autos y ha sido quien ha posicionado dicha marca en el mercado, tanto de su país de origen como a nivel internacional en el rubro del vodka, otorgándole gran fama y notoriedad, según da cuenta la abundante publicidad acompañada que data desde la década de los años '70, lo cual se ve agravado por el hecho que si bien la cobertura protegida por el registro impugnado se refiere a servicios de gestión de negocios de la clase 35,
en su elemento figurativo, se lee claramente "vodka ruso con sabor a vainilla", lo cual teniendo en consideración la historia de la empresa demandante, suscita toda suerte de errores o engaños entre los destinatarios, especialmente en cuanto a la verdadera procedencia empresarial del rubro que ampara el registro impugnado.
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- Que, en opinión de este Tribunal, respecto de la demanda de nulidad interpuesta fundada en el artículo 20 letra j) de la Ley 19.039, cabe señalar que habrá de ser rechazada, ya que conforme a la documentación que obra en autos,
al momento de obtener la marca impugnada, la sociedad demandada se encontraba legitimada para ello, en virtud del contrato de transferencia de marcas comerciales de fecha 12 de abril de 1999 mediante el cual Closed Joint Stock Company Sojuzplodimport, vende a Spirits International N.V. las marcas señalas en su anexo, entre las cuales se encuentra STOLI VANIL, y contrato de confirmación de fecha 26 de octubre de 1999, donde se señala correctamente la marca STOLICHNAYA VANIL, el cual si bien consta de la documentación acompañada que fue dejado sin efecto por razón de la sentencia del Tribunal de Arbitraje de la ciudad de Moscú de fecha 30 de enero de 2002, mediante el cual se fallé como operación inválida el acuerdo de transferencia de diversas marcas comerciales, incluida la marca STOLICHNAYA, este hecho ocurre con posterioridad a la fecha de obtención del registro impugnado, de manera que no es posible configurar los supuestos contenidos en dicha causal de irregistrabilidad.
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- Que deberán ser desatendidas las argumentaciones hechas presentes por el demandante, basadas en el artículo 6 bis del Convenio de París, referidos a las marcas notoriamente conocidas, toda vez que ella se encuentra recogida en el derecho...
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