Resolución de Tribunal de la Propiedad Industrial, de 31 de Enero de 2013 (Rol Nº 000973-2012)
| Presidente del tribunal | Nulidad |
| Emisor | Tribunal de Propiedad Industrial |
| Materia | Derecho Mercantil y de la Empresa |
| Fecha | 31 Enero 2013 |
| Número de expediente | 442407 |
S., treinta y uno de enero de dos mil trece VISTOS:
Se reproduce la sentencia en alzada de fecha 4 de mayo de 2012, escrita de fojas 148 a 155, con excepción de sus considerandos 2° y 3°, los que se eliminan, y se tiene en su lugar presente:
Que, a fojas 16 de autos con fecha 18 de diciembre de 2003,
SOYUZPLODIMORT, Empresa Federal del Estado, Federación Rusa,
demandó la nulidad de la marca STOLICHNAYA, denominativa, registro N°
341.675, de fecha 11 de abril de 1989, otorgada a nombre de D.E.S., renovada por registro N° 540.563, con fecha 14 de mayo de 1999, y cedida con fecha 4 de enero de 2002 a SPIRITS International N.V., la demandada de autos, sociedad de A.H., renovada bajo el N°
853.874, con fecha14 de mayo de 2009, que distingue bebidas alcohólicas con excepción de cervezas, clase 33.
La demanda de nulidad se funda en los artículos 19, 20 letras f), g) y j) del la Ley N° 19.039, artículos 22 y 23 letras f) y k) del D.N.° 958, de 1931, y en el artículo 6 bis del Convenio de Paris. Señala la actora que es dueña y usuaria de la marca STOLICHNAYA, inscrita en el extranjero, la que goza de fama y notoriedad, inscrita hace más de treinta años en la U.R.S.S., actual Federación Rusa, para distinguir Vodka en la clase 33, y que en su calidad de empresa del Estado produce, exporta y comercializa Vodka por décadas a todas partes del mundo. Indica que la marca impugnada es irregistrable por terceros, ya que es idéntica a la marca creada, usada y prestigiada por la demandante. Agrega que si bien la marca fue registrada en Chile por un tercero D.E.S., y posteriormente adquirida por la demandada SPIRITS INTERNATIONAL N.V., tal antecedente no afecta el hecho que haya sido inscrita de mala fe, lo que no es posible sanear mediante una simple transferencia.
Indica que la demandada conocía la existencia de la marca STOLICHNAYA, ya que los fundadores de la empresa SPIRITS INTERNATIONAL N.V. fueron ejecutivos de la empresa demandante, y que adquirieron de manera ilegitima las más importantes marcas de vodka en Rusia, y que posteriormente fueron anuladas por Tribunales rusos y restituidas a la demandante.
Agrega que la demandada usa la marca impugnada para comercializar vodka con diversas referencias de procedencia Rusa, lo cual no es efectivo, lo que induce en error o engaño a los consumidores.
Que con fecha 14 de enero de 2004, fue notificada la demanda de nulidad, y con fecha 25 de febrero de 2004, a fojas 26 se presentó por SPIRITS INTERNATIONAL N.V., escrito de contesta demanda.
La demandada señala en su presentación de contesta demanda, que es titular internacionalmente de numerosos registros marcarios, tanto de la marca STOLICHNAYA, STOLI, MOSKOVSKAYA, RUSSKAYA, entre otros.
Seguidamente la demandada detalla la historia de la marca STOLICHNAYA,
desde la década del 60, e indica que en el año 1999 la compañía rusa ZAO Sojuzplodoimport, trasfirió los registros internacionales a SPIRITS INTERNATIONAL N.V. Indica que la Corte Arbitral de Moscú el 30 de enero de 2002 decidió que, de conformidad a las leyes rusas, que el Acuerdo entre VZAO y ZAO, era nulo en relación a 17 registros de marcas rusas, incluida la marca STOLICHNAYA.
Sostiene la demandada que en relación a la causal de nulidad de la letra f) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, la marca impugnada no es inductiva a error o engaño con respeto al origen empresarial, ya que no existe equivocación en cuanto al origen del producto, ya que el vodka es efectivamente elaborado en Rusia, aun cuando se envasa y rotula en un país diferente.
En cuanto a la supuesta inscripción de la marca SOTLICHNAYA, en forma contraria a las buenas costumbres comerciales, cabe señalar que la marca fue transferida en su oportunidad por la empresa estatal rusa a otras empresas, las que posteriormente trasfirieron estos registros a SPIRITS INTERNATIONAL N.V., quien le ha otorgado fama y notoriedad a este producto vodka en el extranjero, y que un registro ruso no puede dar lugar a la nulidad de registros chilenos, sin haber mediado trámite de exequátur a las sentencias extranjeras en nuestro país, y pide se rechace la demanda de nulidad interpuesta.
Que a fojas 148 a 155 de autos, con fecha 4 de mayo de 2012, se dictó
sentencia definitiva la que acogió la demanda de nulidad fundada en las letras g) y f) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, y desestimó la causal de irregistrabilidad de la letra j) de la norma citada, en la que se consideró y declaró el Tribunal a quo lo que sigue:
-
- Que en relación con la demanda de nulidad interpuesta, fundada en la letra g) del artículo 20 de la Ley 19.039, que recoge lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de París referido a las marcas notoriamente conocidas, se ha formado la convicción que la referida acción deberá ser acogida, ya que mediante la documentación acompañada por el actor, especialmente el certificado de registro N° 865462 de la marca STOLICHNAYA, emitido en Estados Unidos, para distinguir vodka de la clase 33, originalmente inscrito con fecha 25 de febrero de 1969, a nombre de V/O Sojuzplodoimport, la cual es la predecesora de la demandante, de acuerdo al Decreto N° 494 de fecha abril de 2002, emitido por el Gobierno de la Federación de Rusia, acompañado en autos, el demandante ha logrado acreditar la inscripción previa de esta última,
para distinguir vodka de la clase 33. Que con la demás documentación, esto es, abundante material publicitario de la marca STOLICHNAYA que data desde la década de los años 70, lo cual teniendo en consideración la historia de la empresa demandante, la parte demandante logró acreditar que dicha expresión se ha logrado constituir en un signo famoso y notorio en relación con el rubro del vodka, a lo cual debe agregarse, la circunstancia que de la confrontación del signo registrado en autos STOLICHNAYA y la marca famosa y notoria registrada en el extranjero para distinguir vodka de la clase 33 STOLICHNAYA,
es posible advertir identidad gráfica y fonética, sin que la marca impugnada cuente con otro elemento o segmento que logre desvirtuar dicha identidad.
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- Que, atendido lo expuesto, es posible concluir que la marca registrada incurre en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 20 letra f) de la Ley 19.039, por cuanto el mantener la vigencia del registro de autos a nombre del demandado, suscita toda suerte de errores o confusiones respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos que distingue,
especialmente, en cuanto a la verdadera procedencia empresarial, ya que el registro de autos ampara una marca que presenta identidad con una marca famosa y notoria registrada en el extranjero previamente a nombre de un titular distinto de la sociedad demandada. Habrá por ello de ser acogida la demanda en este sentido.
-
- Que, respecto de la demanda de nulidad interpuesta fundada en el artículo 20 letra j) de la Ley 19.039, cabe señalar que habrá de ser rechazada, ya que conforme a la documentación que obra en autos, al momento de obtener la marca impugnada, la sociedad demandada se encontraba legitimada para ello,
en virtud del contrato de transferencia de marcas comerciales de fecha 12 de abril de 1999 mediante el cual Closed Joint Stock Company Sojuzplodimport,
vende a Spirits International N.V. las marcas señalas en su anexo, entre las cuales se encuentra STOLI, y contrato de confirmación de fecha 26 de octubre de 1999, donde se señala correctamente la marca STOLICHNAYA, el cual si bien consta de la documentación acompañada que fue dejado sin efecto por razón de la sentencia del Tribunal de Arbitraje de la ciudad de Moscú de fecha 30 de enero de 2002, mediante el cual se falló como operación inválida el acuerdo de transferencia de diversas marcas comerciales, incluida la marca STOLICHNAYA, este hecho ocurre con posterioridad a la fecha de obtención del registro impugnado, de manera que no es posible configurar los supuestos contenidos en dicha causal de irregistrabilidad; y, resuelve, que se acoge la demanda de nulidad interpuesta por FKP Soyuzplodoimport, y se ordena cancelar la vigencia de la marca STOLICHNAYA, registrada bajo el N° 540.563,
actualmente registrada bajo el N° 853.874, originalmente inscrita con fecha 14 de mayo de 1999, a nombre de Spirits International N.V., para distinguir bebidas alcohólicas con excepción de cervezas, clase 33.
Que, a fojas 158 la demandada SPIRITS INTERNATIONAL N.V., interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, en la que sostiene los siguientes argumentos con el objeto se la revoque:
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- Que en relación al considerando 2° de la sentencia apelada, en el cual declara que acoge la demanda de nulidad fundada en la letra g) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, y que indica en lo pertinente“… V/O Sojuzplodoimport, la cual es predecesora de la demandante, de acuerdo al Decreto N° 494 de fecha abril de 2002, emitido por el Gobierno de la...
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