Resolución de Tribunal de la Propiedad Industrial, de 27 de Mayo de 2013 (Rol Nº 001413-2010)
| Presidente del tribunal | Sin Clasificar |
| Materia | Derecho Mercantil y de la Empresa |
| Emisor | Tribunal de Propiedad Industrial |
| Número de registro | ALCON, INC |
| Fecha | 27 Mayo 2013 |
| Número de expediente | 2250-02 |
1 Santiago, veintisiete de mayo del año dos mil trece.
VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:
1) Que, en estos autos se solicitó el registro de la patente número 2250-2002 referida al uso de una composición que comprende al menos un inhibidor de glicógeno sintasa quinasa 3 (GSQ-
3) como derivados de 2,5 diona pirroles, análogos de indirubina, 1, 2, 4-triazoles entre otros,
para neuropatía óptica glaucomatosa.
2) Que, la solicitud fue presentada por ALCON INC., reivindicando como prioridad la solicitud USA número 60/325,390 de 27 de septiembre de 2001. Las copias de las prioridades fueron presentadas dentro de 90 días, según lo establecido en el artículo 68 del Reglamento vigente.
3) De acuerdo a lo expresado en la última memoria descriptiva agregada a los autos (fojas 411 y siguientes) la invención se refiere a inhibidores de glicógeno sintasa quinasa -3 (enzima GSQ-
3) para disminuir o controlar la presión intraocular normal o elevada que causa el glaucoma.
4) A fojas 158 se encuentra agregado el primer informe pericial del Bioquímico Sr. L.Q.S. de fecha 23 de febrero del año 2006, quien estudia las 55 cláusulas del pliego de reivindicaciones que describen un método de tratamiento de neuropatía óptica glaucomatosa. Al efecto, el experto deja pendiente los análisis de novedad y nivel inventivo,
toda vez el pliego de reivindicaciones está dirigido a un método de tratamiento terapéutico,
materia excluida de protección a través de patentes de acuerdo a la legislación Chilena (Art.
37, Ley 19.039).
5) A fojas 407, se agrega un escrito en el que se acompaña el informe de búsqueda internacional;
6) A fojas 611, el día 3 de noviembre de 2008, en respuesta al primer informe pericial, el solicitante acompaña un nuevo pliego de reivindicaciones enmendado, nuevas páginas de la memoria descriptiva, donde el objeto de la invención está reivindicado en cláusulas para un segundo uso médico.
7) En el segundo informe pericial, agregado a fojas 613, de fecha 17 de agosto de 2009, el perito señala que la invención de 55 cláusulas, describe el uso de una composición que contiene al menos un inhibidor de glicógeno sintasa quinasa, útil para el tratamiento de neuropatía óptica. Concluye que las cláusulas así enmendadas, son novedosas, tienen nivel inventivo y poseen aplicación industrial, pero deja pendiente el pronunciamiento definitivo, a la espera de correcciones.
8) A fojas 620, con fecha 8 de septiembre de 2009, se agrega a los autos el informe del examinador interno Sr. E.M., emitido con arreglo a lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento de la Ley 19.039, en que se indica que la solicitud no cumple con el requerimiento de nivel inventivo del artículo 35 del mismo cuerpo legal. En este punto, el profesional que evalúa el pliego de reivindicaciones de fojas 425 y siguientes, cita el documento D3 (WO 01/64949) y el documento D10 (WO 00/38675). D3, describe métodos 2 para el tratamiento de glaucoma, especificando que se puede aplicar un compuesto que promueva la expresión de genes, en la malla trabecular, que sean dependientes de la vía de señalización Wnt. Menciona como compuestos preferidos proteínas FRP, que antagonizan la vía de señalización. El examinador indica que la solicitud no describe los compuestos que se encuentran en D3. Por su parte, el documento D10 refiere los mismos compuestos mencionados en autos, pero aplicados a condiciones asociadas a la inhibición de GSQ-3, sin mencionar glaucoma. En vista de estos antecedentes, el profesional concluye que la solicitud,
carece de novedad y de nivel inventivo.
9) A fojas 642, la solicitante se hace cargo de esta nueva opinión técnica, presentando un pliego de reivindicaciones enmendado (fojas 642 a 658), que limita el alcance de la invención, de manera de superar la objeción, e indica que, D3 (WO 01/64949) se refiere a un método de diagnóstico de glaucoma, mientras que D10 (WO 00/38675) está dirigido al tratamiento de diabetes, usando los compuestos inhibidores de GSQ-3.
10) A fojas 640, con fecha 29 de enero de 2010, el Examinador Sr. E.M. emite una segunda opinión técnica, donde sugiere una modificación al pliego que permitiría superar la falta de novedad. Además, mantiene el pronunciamiento con respecto a la falta de novedad y nivel inventivo, junto con reiterar observaciones formales.
11) A fojas 642, con fecha 26 de abril del año 2013, en su respuesta el solicitante acoge la sugerencia para superar la discusión por falta de novedad e insiste en los argumentos presentados anteriormente en referencia al nivel inventivo.
12) A fojas 659, se encuentra la resolución administrativa de rechazo a registro por falta de nivel inventivo, de fecha veinticinco de mayo del dos mil doce, donde el Director Nacional de Instituto Nacional de Propiedad Industrial, rechaza la solicitud de patente conforme lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 19.039, luego de representar que las enseñanzas descritas en D3 en conjunción con lo relatado en D10, permiten deducir que el glaucoma se podría tratar al evitar la inhibición de la vía Wnt (D3), responsable de inhibir GSQ-3 (D10). Por lo mismo, un técnico normalmente versado en la materia tendría la motivación de ensayar y emplear inhibidores GSQ-3 para tratar glaucomas, el cual se relaciona con neuropatías ópticas glaucomatosas.
13) A fojas 543, la solicitante a través de su abogado Sr. Juan Pablo Egaña B, apela la resolución denegatoria, presenta un nuevo pliego de reivindicaciones (661 a 664), solicitando la concesión de la patente para el método reivindicado por poseer altura inventiva.
14) A fojas 681 vuelta este Tribunal dispuso traer los autos en relación y luego de la vista de la causa, con lo alegado por el abogado Sr. Cristian Barros M., quedó la causa en acuerdo para su resolución definitiva.
15) Que, para una mejor resolución de la cuestión controvertida, a fojas 701, como medida para mejor resolver, se requirió un nuevo informe pericial, a fin de que un experto técnico designado por este Tribunal, analizara los siguientes aspectos relevantes: 1) Si, tal como señala el apelante de autos, el uso de la composición que reivindica, conforme al nuevo pliego de reivindicaciones acompañado en esta instancia procesal, implica un cambio respecto del estado del arte previo, en términos de conferirle nivel inventivo a la solicitud; 2)
Si hay en los documentos D3, D10 u...
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