Resolución de Tribunal de la Propiedad Industrial, de 10 de Octubre de 2012 (Rol Nº 001132-2010)
| Presidente del tribunal | Sin Clasificar |
| Emisor | Tribunal de Propiedad Industrial |
| Materia | Derecho Mercantil y de la Empresa |
| Fecha | 10 Octubre 2012 |
| Número de expediente | 559-06 |
Santiago, diez de octubre del año dos mil doce.
VISTOS:
Que, en autos se ha pedido la patente solicitud Nº 559-2006, para proteger: “Una molécula de ácido nucleico de construcciones recombinantes insertadas en el genoma de planta de maíz del evento 3272 y secuencias genómicas que flanquean el sitio de inserción:
polinucléotido que lo comprende; partidores; método para detectar la presencia del ADN del evento 3272 en una muestra biológica y método para producir una planta que la comprenda".
Que, a fs. 86 y siguientes, en la Memoria Descriptiva, el solicitante declara que la invención se refiere al campo de la biología molecular vegetal, la transformación vegetal, y el cultivo de plantas. Más específicamente, la invención se refiere a plantas de maíz transgénicas autoprocesadas que comprenden un nuevo genotipo transgénico y a métodos para detectar la presencia de ADN de planta de maíz en una muestra y sus composiciones.
Que, a fs. 165 consta pliego de reivindicaciones con 60 reivindicaciones para proteger la secuencia solicitada y su aplicación.
Que, a fs. 350 consta examen preliminar.
Que, a fs. 362 consta segundo examen preliminar.
Que, a fs. 363 consta publicación en el Diario Oficial.
Que, a fs. 386 y siguientes, consta Informe Pericial N° 1, que en lo relevante establece:
1) Que, no pueden ser aceptadas las reivindicaciones N° 31-42, 59 y 60, por vulnerar el artículo 37 letra b), de la Ley N° 19.039;
2) Que, a pesar de que en el arte previo D1 y D2, se describe una serie de secuencias con 99% de similitud a las presentes en el evento 3272, no se hace referencia a métodos de selección basados en técnicas moleculares ni a métodos de generación de plantas transgénicas con la capacidad de procesar almidón basado en el cruce de especies de maíz transgénicas que presentan dicho fenotipo, por lo que la solicitud posee novedad;
3) Que, no obstante lo anterior, al analizar el nivel inventivo se objetó a la totalidad de las reivindicaciones N° 1-60, por cuanto en D1 estaba descrita la generación de plantas transgénicas con la capacidad de metabolizar almidón, las que al igual que en la presente solicitud, corresponden a plantas modificadas con una construcción que presenta los mismos elementos que el evento 3272.
Que, a fojas 396, consta un nuevo pliego de reivindicaciones, que reduce el número de reivindicaciones de 60 a 14.
Que, a fojas 489, el solicitante contesta el informe pericial N° 1, señalando que ha corregido las observaciones formales que le hiciera el perito y reducido el número de reivindicaciones, sosteniendo en lo sustantivo que su invención posee nivel inventivo por cuanto el arte previo se refiere a detectar el gen que ha sido insertado al azar en la planta y no enseña ni sugiere dónde específicamente se debe insertar ese gen dentro del genoma del maíz. Sostiene el solicitante, que considerando el tamaño del genoma del maíz y la cantidad de selección necesaria para llegar al evento 3272, no es posible que una persona versada en el arte llegara a la conclusión de insertar una alfa-amilasa hipertermofílica en el lugar específico descrito en la solicitud.
Que, a fojas 492 y siguientes, consta Informe Pericial N° 2, en donde en lo principal, el Perito objeta la novedad de R1, por cuanto D3 revela el clon genómico Z.M.Z., que presenta 95% de identidad con la secuencia SC ID N° 2 de la presente solicitud, lo que ligado al hecho que una secuencia no se distingue por su ubicación, sino por su composición y orden de nucléotidos, hace que se afecte por novedad R1. En el mismo sentido, mantiene el rechazo por altura inventiva, en lo central por estimar que, ”si se considera que la ubicación particular dentro de un genoma de la construcción que comprende el evento de maíz 3272, puede impactar en el metabolismo de la planta, lo que puede a su vez verse reflejado en un cambio fenotípico de la misma, dicho cambio, que se considera va más allá de la propiedad que otorga la construcción insertada, o un potenciamiento de la misma, corresponde a un efecto sorprendente. Sin embargo, en la presente solicitud se describe que el fenotipo resultante de la planta de maíz que comprende el evento 3272 corresponden con el descrito en el documento D2. Por ello, se considera que no se demuestra la generación de un efecto sorprendente en la especie que...
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