Sentencia nº Rol 1854 de Tribunal Constitucional, 1 de Diciembre de 2011

Santiago, primero de diciembre de dos mil once.

VISTOS:

Con fecha 12 de noviembre de 2010, la empresa APPLE AND PEAR AUSTRALIA LIMITED requirió a esta M. la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso final del artículo 21 de la Ley N° 19.342, que regula los derechos de los obtentores de nuevas variedades vegetales.

El precepto legal cuya aplicación se impugna, referido a la designación de nuevas variedades vegetales y sus limitaciones, dispone que:

El nombre de una variedad no podrá registrarse como marca comercial.

La gestión judicial invocada es el recurso de casación en el fondo Rol Nº 4916-2010, declarado admisible y en actual tramitación ante la Corte Suprema. Dicho recurso fue deducido en contra de la sentencia definitiva recaída en el proceso Rol N° 1076-2008 del Tribunal de Propiedad Industrial, en la que se confirmó la denegatoria de la solicitud de inscripción de la marca comercial “Pink Lady” por parte del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, fundada en un informe del Servicio Agrícola y G., que obra a fojas 71.

A fojas 91 del presente proceso rola la sentencia dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial, ya aludida, la que discurre en el sentido de que actualmente en nuestro régimen jurídico marcario no es posible registrar como marca comercial el nombre de una variedad vegetal, por así prohibirlo el inciso final del artículo 21 de la Ley N° 19.342, debiendo tenerse presente que, según se consigna en el considerando cuarto de dicho fallo, se ha logrado establecer que la expresión “Pink Lady” (que la peticionaria solicitó registrar como marca de las manzanas que produce y comercializa) corresponde al nombre de una variedad vegetal registrada en la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales de la Unión Europea para identificar una especie de flor ornamental. Añade la sentencia recurrida que el registro de la misma marca fue solicitado en dos ocasiones anteriores por la misma requirente ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que rechazó la pretensión formulada tanto porque el nombre de una variedad vegetal no podía ser inscrito como marca, cuanto porque la mencionada frase, en Chile, corresponde a la denominación genérica de una clase o tipo de manzanas, lo que torna imposible su registro marcario de conformidad a lo prevenido en la letra e) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, de Propiedad Industrial.

Frente a la señalada sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial, la requirente formuló el recurso de casación que constituye la gestión pendiente invocada.

Cabe tener presente que en el recurso de casación, a fojas 42 y siguientes, se señalan como infringidas las normas de los artículos 21 y 22 de la Ley N° 19.342, en concordancia con la definición de variedad vegetal contenida en su artículo 2°. Además, en el recurso de casación se indican como vulnerados los numerales 2º, 3º, 23º, 24º y 25º del artículo 19 de la Carta Fundamental, además de su artículo 7º.

En cuanto a los antecedentes de hecho y de derecho que sirven de fundamento a la inaplicabilidad solicitada, señala la empresa requirente que ella es obtentora de la variedad de manzana roja conocida como “Pink Lady”, nombre que pretendió registrar en Chile como marca para distinguir árboles comerciales vivos y frutas frescas.

Expone que el clasificador marcario vigente es tan estricto y acotado que una norma prohibitiva tan amplia resulta inconstitucional, al impedirle adquirir propiedad sobre dicha variedad de la cual es obtentora.

Agrega que en Europa existe una variedad de flores con el mismo nombre, cuestión que el Servicio Agrícola y G. informó en el procedimiento de inscripción y que motivó lo resuelto por el Departamento de Propiedad Industrial en su resolución de fecha 1° de agosto de 2008 (fechada por error el 2007), rechazando su solicitud de registro de la marca aludida, con lo que se incurrió en graves errores de hecho y de derecho, sin un entendimiento cabal de los antecedentes. Hace presente, por otra parte, que las flores son perfectamente distinguibles de las manzanas, por lo cual su solicitud de inscripción de marca no debió rechazarse, al referirse sólo a frutas frescas.

Señala que el INAPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, sucesor del antiguo Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía) rechazó en una decisión igualmente errónea el registro de dicha marca distintiva, aludiendo a su supuesta similitud con la marca “Skay”, tras lo cual pidió la corrección del procedimiento e hizo ver que tenía derechos sobre la marca “Pink Lady” para frutas frescas, de conformidad a lo dispuesto por la Ley N° 19.039.

Expone que en enero de 2008 inició la solicitud de registro de la marca “Pink Lady” para árboles comerciales vivos y frutas frescas, en el marco de la especificidad descriptiva de la categoría 31 del Clasificador Marcario de Niza, y que, verificada la publicación de dicha solicitud en el Diario Oficial, no hubo oposición a ella.

Posteriormente, se recibió un informe del Servicio Agrícola y G., en el que se señala que los árboles comerciales vivos, semillas, variedades vegetales y el material de propagación deben ser excluidos de la protección marcaria.

Así, en agosto de 2008, el INAPI rechazó su solicitud, datando la resolución un año antes y aludiendo a la supuesta similitud con la marca “Skay”, tras lo cual la empresa solicitó la corrección de oficio del procedimiento y la modificación de la resolución, agregando que es titular de los registros de la misma marca mixta en clase 31 para frutas frescas y protección al conjunto.

Finalmente, interpuso un recurso de apelación, que fue rechazado por el Tribunal de Propiedad Industrial, como ya se ha expuesto, basándose para ello en lo dispuesto por el precepto legal impugnado.

En cuanto a los vicios de inconstitucionalidad que se aducen, se estiman transgredidas las siguientes normas del artículo 19 de la Carta Fundamental:

1. El numeral 23º, en cuanto se le impide el acceso al derecho de propiedad sobre la marca;

2. El numeral 24º, en cuanto se le priva del derecho de propiedad sobre este bien incorporal, más aún si la Ley Nº 19.342 es sólo de carácter ordinario y debió, a su juicio, tener carácter de quórum calificado u orgánico constitucional, según afirma a fojas 11;

3. El numeral 25º, en cuanto se le impide acceder a la propiedad marcaria, y

4. El numeral 26º, en cuanto se afecta el contenido esencial de dichos derechos.

Expone la requirente que la definición de marca del artículo 19 de la Ley de Propiedad Industrial es amplia y que pueden coexistir marcas similares en rubros diferentes, ya que su registro es para áreas o clases específicas de productos.

A fojas 76 se acogió a tramitación el requerimiento, se ordenó la suspensión del procedimiento en la gestión invocada y posteriormente se declaró la admisibilidad de la acción deducida, conjuntamente con lo cual se ordenó comunicar el requerimiento al Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que a fojas 142 informó que la solicitud fue rechazada por el entonces Departamento de Propiedad Industrial al considerar que en nuestro país “Pink Lady” es una expresión alusiva a un tipo de fruta y no por considerar que existiera una variedad vegetal diferente inscrita.

Conferido traslado acerca del fondo de la cuestión de constitucionalidad formulada al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y al INAPI, a fojas 165 y 198 la requirente acompañó un conjunto de documentos relativos a las inscripciones de la marca “Pink Lady” por su representada en Europa.

A fojas 207...