Resolución de Tribunal de la Propiedad Industrial, de 11 de Agosto de 2017 (Rol Nº 003411-2015) - Jurisprudencia - VLEX 702014217

Resolución de Tribunal de la Propiedad Industrial, de 11 de Agosto de 2017 (Rol Nº 003411-2015)

Fecha de Resolución11 de Agosto de 2017
EmisorTribunal de Propiedad Industrial
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:




Santiago, once de agosto de dos mil diecisiete.


Vistos:

A fojas 1, la firma CELGENE CORPORATION, de Estados Unidos de
Norteamérica, con fecha 25 de septiembre de 2007, bajo el Nº 2752-2007,
presentó la solicitud de patente de invención QUINAZOLINONAS 5-SUSTITUIDAS,
COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE LAS CONTIENE, Y SU USO PARA
TRATAR, MEJORAR O PREVENIR ENFERMEDADES TALES COMO CÁNCER,
DOLOR,

DEGENERACIÓN
MACULAR,
DESORDENES
PULMONARES,
PARASITARIOS DE INMUNODEFICIENCIA, ENTRE OTRAS. Invoca prioridad US
60/847,471 de 26 de septiembre de 2006.

A fojas 269, con fecha 29 de abril de 2008, la solicitud fue aceptada a tramitación,
ordenándose su publicación con fecha 11 de julio de 2008, nombrándose perito a
don Mauricio Pérez Valdés, de profesión químico farmacéutico.

A fojas 453, con fecha 29 de junio del 2010, el perito Sr. Pérez, emite el Informe
número 1 proponiendo un nuevo título, COMPUESTOS DERIVADOS DE 3-(4-OXO-
4H-QUINAZOLIN-3-IL)-PIPERIDINA-2,6-DIONA;

COMPOSICIÓN
FARMA-
CÉUTICA QUE COMPRENDE A DICHOS COMPUESTOS; Y SU USO PARA
TRATAR O PREVENIR ENFERMEDADES TALES COMO CÁNCER, DOLOR,
DEGENERACIÓN

MACULAR,
TRASTORNO
PULMONAR,
INMUNO-
DEFICIENCIA, ENTRE OTRAS. Indica que el Pliego está constituido por 19
reivindicaciones, referidos a un compuesto útil en la prevención de determinadas
enfermedades, composición farmacéutica y a los usos de los compuestos de
fórmula (I).
Analiza los documentos más cercanos que obran en la solicitud, DI3 al DI5 y DI7,
de los que puede desprenderse que la solicitud cumple con los requisitos de
Novedad, Nivel Inventivo y Aplicación Industrial. Pide los documentos DI1, DI2; DI
27 al DI 30.
Recomienda dejar con observaciones la solicitud.

A fojas 704, con fecha 4 de octubre de 2010, consta respuesta de la peticionaria,
en que expresa acuerdo con el nuevo título, efectuando correcciones y acompaña
nueva Hoja Técnica, nuevas páginas de la Memoria descriptiva y del Pliego de 19
reivindicaciones, referidas a un compuesto, composición farmacéutica y a sus usos
para prevenir determinadas enfermedades, y los documentos DI 27 al DI 29
requeridos.

A fojas 719, con fecha 14 de enero de 2011, el perito Sr. Pérez emitió el Informe
número 2, examinando la documentación acompañada y el nuevo Pliego de 19
reivindicaciones, superándose los problemas de las cláusulas 1, 12 y 17-19. Analiza
los documentos DI1 y DI2 y señala que anticipan la Novedad de la reivindicación 1
de la solicitud.




Recomienda rechazar la solicitud por no cumplir el requisito de patentabilidad
establecido en el artículo 33 de la ley 19.039.

A fojas 749, con fecha 4 de mayo de 2011, la parte acompaña modificaciones en
nuevas páginas de la Memoria descriptiva y un nuevo Pliego de 15 reivindicaciones,
en que ha reemplazado la cláusula 1 de compuesto (II), y se han eliminado las
cláusulas de composición farmacéutica y de sus usos.
Indica que la solicitud de patente de la que se reclama prioridad, US 60/847,471,
fue otorgada el 22 de diciembre de 2009, bajo el No 7.635.700, acompañando copia
del documento.
Se advierte que no existió observación alguna de la Oficina respecto de las
cláusulas excluidas.

A fojas 751, con fecha 16 de agosto de 2012, se declara la solicitud en estado de
resolver, ordenando pasar los antecedentes al Examinador interno don Andrés
Bobadilla.

A fojas 752, con fecha 7 de enero de 2013, rola primer Informe técnico del
Examinador Sr. Bobadilla, quien analizando los antecedentes presentados,
Memoria descriptiva y Pliego de 15 Reivindicaciones, propone un nuevo titulo:
COMPUESTOS DERIVADOS DE 3-(4-OXO-4H-QUINAZOLIN-3-IL)-PIPERIDINA-
2,6-DIONA.
Señala que los documentos DI1 y DI2 no afectan la Novedad de la
patente, pero no cumple con el requisito de Nivel inventivo.
Pide correcciones de fondo bajo apercibimiento de rechazo.

A fojas 871, con fecha 28 de mayo de 2013, la parte contesta las observaciones,
manifiesta estar de acuerdo con el título propuesto y presenta nueva Hoja técnica,
nuevas páginas de la Memoria descriptiva y del Pliego de 15 reivindicaciones de
compuesto, argumentando sobre la Novedad y el Nivel inventivo en relación a los
documentos DI1 y DI2.
Reitera el informe PCT favorable y el otorgamiento de la patente en Estados Unidos,
bajo el No 7.635.700.

A fojas 873, con fecha 21 de noviembre de 2013, rola segundo Informe técnico del
Examinador Sr. Bobadilla en que estudiados los nuevos antecedentes señala que
la patente sólo pretende reivindicar un compuesto y no su actividad biológica
específica, y, correspondiendo a compuestos...

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