Resolución de Tribunal de la Propiedad Industrial, de 21 de Febrero de 2017 (Rol Nº 003049-2015) - Jurisprudencia - VLEX 702009309

Resolución de Tribunal de la Propiedad Industrial, de 21 de Febrero de 2017 (Rol Nº 003049-2015)

Fecha de Resolución21 de Febrero de 2017
EmisorTribunal de Propiedad Industrial
TRIBUNAL DE



Santiago, veintiuno de febrero dos mil diecisiete.
VISTOS:
Que, a fojas 1 se presentó en estos autos la solicitud de patente titulada “USO DE
COMPUESTOS DERIVADOS DE 2-AMINOPIRIMIDINA PARA PREPARAR UN MEDICAMENTO
PARA LA PREVENCION DE UNA INFECCION POR VIH RELACIONES SEXUALES O UN
CONTACTO INTIMO EN LA PAREJA”, por parte de JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
Que, la patente de invención se refiere al uso de compuestos derivados de (1,3-diazina)
sustituida por n, para prevenir infecciones por VIH, compuesto específico y composición
farmacéutica.
Que, de fojas 111 a fojas 119, consta primer pliego de reivindicaciones con 22
reivindicaciones.
Que, a fojas 620, consta el examen preliminar, como, asimismo, a fojas 621 rola un
extracto de la solicitud de invención de autos que fue publicado en el Diario Oficial el día
18 de marzo del 2005.
Que, de fojas 628 a 631 consta oposición interpuesta por la ASOCIACIÓN INDUSTRIAL DE
LABORATORIOS AG, basada en los artículos 5, 31, 32, 33 y 35 de la Ley 19.039, debido a
que según el actor la solicitud de patente de invención de autos carecería de novedad y
nivel inventivo, atendido a que en el informe de búsqueda internacional acompañado a
la demanda existe un documento anterior que interfiere directamente con la novedad
(tipo X) y otro en relación con su nivel inventivo (tipo Y), como asimismo que gran parte
de lo reivindicado ha sido redactada bajo la fórmula suiza que busca de forma encubierta
obtener protección sobre método de tratamiento cuya patentabilidad se encuentra
expresamente excluida por el artículo 37 d) de la Ley del ramo.
Que, de fojas 660 a 661, consta contestación a la demanda presentada por el solicitante,
mediante el cual se señala que el informe de búsqueda internacional acompañado por el
actor no corresponde a la solicitud de autos, por lo que los documentos mencionados en
el mismo no tienen directa relación con la presente invención, sin embargo, igualmente
en la misma presentación, esta parte expresa las diferencias entre los documentos en
comento y la solicitud impugnada.
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Que, de fojas 666 a fojas 673, consta Informe Pericial N° 1 (IP 1), donde la Perito LORETO
VILLAR recomienda dejar con observaciones la solicitud pedida para efectos que el
peticionario subsane cada unas de las mismas.
Que, de fojas 677 a 678, el solicitante contesta las observaciones periciales efectuadas,
acompañando nuevas páginas de la memoria y una nueva versión del pliego de
reivindicaciones.
Que, de fojas 724 a fojas 732, consta Informe Pericial N° 2 (IP 2), donde el Perito
recomienda en vista a los antecedentes que obran en el expediente y sin perjuicio de su
pronunciamiento final, el rechazo de la solicitud de la especie por falta de novedad.
Que, a fojas 739 rola informe de examinador interno de INAPI, que hace suyos las
recomendaciones del IP2, concluyendo que la patente de invención pedida carece de
novedad y nivel inventivo.
Que, de fojas 741 a 743, se encuentra la sentencia definitiva que rechaza a registro la
solicitud requerida debido principalmente a que el documento DN1 (CL 1801-02)
interfiere con la materia reivindicada en la solicitud, como también debido a que D2 (CL
578-99), revela compuestos estructuralmente muy similares al compuesto (E)-4-.{4-[4(2-
cianoetenil)-2,6-dimetilfenoxi)-2-pirimidinilamino} benzonitrilo, que son útiles como
inhibidores de la replicación del VIH en la prevención de la infección por VIH. Además,
dentro de éstos compuestos se encuentran los ejemplos 58 y 81 que se diferencian del
compuesto reivindicado en el presente caso, sólo en que el sustituyente de la posición 4
del anillo fenilo corresponde a un grupo CH3 o a un grupo ciano, mientras que en la
solicitud de autos ese sustituyente corresponde a cianoetenilo. Asimismo, los ensayos
realizados
al
compuesto
(E)-4-.{4-[4(2-cianoetenil)-2,6-dimetilfenoxi)-2-
pirimidinilamino}benzonitrilo evidencian una actividad abti-HIV, pero no evidencian que
la diferencia estructural en el sustituyente cianoetenilo con los compuestos de D2, le
confieran alguna propiedad ventajosa al compuesto objeto de la solicitud de patente de
invención requerida por el peticionario.
Que, a fojas 774 y siguientes, se deduce recurso de apelación en contra de la resolución
de primer grado, acompañando versión modificada del pliego de reivindicaciones y
argumentando en primer término que no se tuvo presente que diversas solicitudes
equivalentes a la pedida en la especie, fueron aceptadas a registro en distintos países,
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tales como Comunidad Europea, Australia, Japón, India, entre otros. En segundo término,
se solicita que se declare la nulidad de todo lo obrado por una supuesta notificación sin
emplazamiento efectuada por INAPI con respecto al IP2. En tercer término, se argumenta
que las reivindicaciones de la solicitud de caso de marras se refieren a un tipo de
prevención muy específico, relacionado a la prevención de la transmisión de las
infecciones de HIV a través de relaciones sexuales u otras formas de...

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