Resolución de Tribunal de la Propiedad Industrial, de 25 de Junio de 2013 (Rol Nº 000968-2012)
| Presidente del tribunal | Nulidad |
| Emisor | Tribunal de Propiedad Industrial |
| Materia | Derecho Mercantil y de la Empresa |
| Número de expediente | 552526 |
| Fecha | 25 Junio 2013 |
1 Santiago, veinticinco de junio de dos mil trece.
VISTOS:
Que, aun cuando en el litigio de autos se ha argumentado la vulneración de las letras e) y j) del artículo 20 de la Ley del ramo, el fondo de la discusión ha sido la determinación de la mala fe, que requiere probar el demandante para vencer la protección que brinda la prescripción como instituto que resguarda la seguridad jurídica.
Que, frente a las causales de irregistrabilidad citadas y compartiendo el análisis de la sentencia de primera instancia, se impone como primera cuestión,
el análisis de la prueba rendida en autos, a fin de determinar si habiendo actuado de mala fe, el demandando de nulidad no puede aspirar a la protección que le otorga la prescripción.
Este Tribunal está llamado, conforme al artículo 16 de la Ley N°
19.039, a "apreciar la prueba según las reglas de la sana crítica”, pero sigue siendo un tribunal de derecho que debe resolver conforme a éste. En tal sentido, actuar según la sana crítica no significa proceder al arbitrio, ni según el mero convencimiento, ni menos conforme al parecer; significa fundarse en las reglas de la lógica y la razón para estructurar un análisis conclusivo, encontrando la voluntad de la ley, desligado del parecer que en su fuero interno pueda tener o no el sentenciador.
En esa medida, estos sentenciadores aprecian que la prueba rendida en autos, da cuenta que la expresión EIFS no se refiere a productos de las clases 1 y 19, sino que a un procedimiento que implica la utilización de paneles de cemento o fibrocemento o muros de albañilería u hormigón armado, sobre los cuales se adhiere el poliestileno expandido (EPS), con diferentes adhesivos (uno de ellos, por ejemplo: DRYBOND ®. Así las cosas, el registro impugnado de nulidad, si bien alude al procedimiento, no protege la designación de éste en sí mismo, sino que únicamente a determinados productos de las clases 1 y 19, por lo que la utilización de la sigla para productos, no inhabilita el uso de la misma para servicios, ni puede entenderse como una forma de excluir de mala fe a la competencia, puesto que,
respecto del procedimiento no existe registro y respecto de productos, éstos pueden indicar que aplican el procedimiento de muchas maneras, como por 2 ejemplo, aludiendo a la marca y agregando: “Exterior Insulation Finish Systems” o “Sistema de terminado exterior aislado” (según su traducción al español); o “tipo EIFS”; o “con sistema STEA” (según su acrónimo en español), etc, lo que está
acreditado en autos, puesto que las facturas acompañadas muestran como existe en el mercado “BEMEZCLA Eifs”, “BEMALLA Eifs”, “TERMOPOL Eifs” y páginas como “www.rsreifs.com”, es decir, signos diversos utilizando el componente EIFS.
De manera que, no puede atribuirse mala fe, a quien actúa dentro del ámbito que la ley le permite y su actuar no perjudica a terceros.
Seguidamente, ante la ausencia de una prueba concreta sobre la mala fe, como las que usualmente vemos en Derecho Marcario, tales como contratos de licencia,
intercambio epistolar, asistencia a curso de formación en una tecnología, u otras,
la mala fe debe deducirse de hechos manifiestos y claros que la demuestren, lo que no sucede en la especie, por lo antes expuesto y porque la información que se ha acompañado sobre la supuesta profusa difusión en internet del procedimiento EIFS y sus características, no está acreditado que haya existido a la época en que el titular del registro lo adoptó, de manera que enjuiciar su decisión argumentando la información actual contenida en internet, implica hacer un juico a posteriori, que impacta directamente en la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley.
Que, por todo lo expuesto, estos sentenciadores estiman correctamente valorada la prueba por el resolutor de primer grado y entienden que ante la ausencia de mala fe por parte del titular del registro, debe gozar de la protección que le otorga la prescripción tanto en el contexto del Convenio de Paris, como de la aplicación que hace de éste la legislación nacional.
Se confirma la sentencia apelada, de fecha dieciocho de mayo de dos mil doce,
escrita de fojas 173 a 178.
Acordado con el voto en contra de la M.C.I.M., quien estuvo por estimar atendibles los fundamentos del recurso de apelación de fojas 72 y por revocar la sentencia en alzada por considerar:
Que, la demanda de nulidad se interpuso conforme a lo previsto en los artículos 19 y 20, letras e) y j) de la Ley de Propiedad Industrial y al artículo 10 bis del Convenio de Paris, pues señala la demandante que la expresión EIFS, es 3 ampliamente usada en el rubro de la construcción para identificar un sistema de aislación externo o exterior, que no constituye un signo novedoso ni característico en los términos exigidos para ser una marca comercial, respecto de los productos registrados en las clases 1 y 19, impidiendo su uso libre por parte de los agentes que participan en el mercado, entorpeciendo la libre competencia.
Que, procede rechazar la excepción de prescripción presentada por la demandada, por cuanto si bien es cierto el registro impugnado se concedió...
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