Alcance del examen de las solicitudes de registro de marca en derecho español y comunitario europeo: paralelismo y divergencias
| Autor | Alberto de Elzaburu - Miguel A. Baz |
| Cargo del Autor | Abogado. Agente de la Propiedad Industrial e Intelectual. - Abogado. Agente de la Propiedad Industrial e Intelectual. |
| Páginas | 245-271 |
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ALCANCE DEL EXAMEN DE LAS SOLICITUDES
DE REGISTRO DE MARCA EN DERECHO ESPAÑOL
Y COMUNITARIO EUROPEO:
PARALELISMO Y DIVERGENCIAS
Alberto de Elzaburu *
Miguel A. Baz **
Este estudio inédito ha sido concebido en homenaje al gran amigo Arturo
Alessandri Besa, eximio jurista y brillante político, en su día candidato a la
Presidencia de ese gran país que es Chile, con motivo del sesenta aniversario de
su juramento como Abogado, coincidiendo con el también sesenta aniversario
de su mayor éxito vital: su matrimonio con la maravillosa Nancy Cohn, junto
a la que ha formado una prolífica y ejemplar familia continuadora de una
tradición cristiana y de juristas y a la que Dios bendiga!
Como es bien sabido, la marca es una institución de la que hay muestras
o ejemplos en la antigüedad más remota. Desde el primer momento de la
existencia humana se marcaron objetos, unas veces para identificación del
propietario, otras para adorno, otras para informar de la autoría del artesa-
no que cedía sus creaciones a terceros y otras en fin para identificación del
origen de artículos producidos repetidamente o en serie para su comercia-
lización. De unas u otras funciones dan noticia textos muy antiguos, de la
Roma clásica y del medioevo; aunque serían la Revolución Industrial y la
expansión de los intercambios comerciales en el siglo XIX los hechos que
marcarían el nacimiento de la institución de la marca y de su registro con
el sentido y con los perfiles con que hoy se la conoce.1
Nacida la institución al escenario jurídico-administrativo, bien como
concesión, bien como reconocimiento del derecho, por mor de regula-
ciones legislativas de nuevo cuño y de actos de ejecución de los poderes
públicos, se hizo preciso determinar las condiciones de esos actos de reco-
nocimiento o de concesión. Y, entre esas condiciones, una especialmente
significativa pasó a ser el alcance del examen que de las pretensiones priva-
das habrían de hacer los órganos encargados de gestionar las peticiones
correspondientes.
* Abogado. Agente de la Propiedad Industrial e Intelectual. Miembro de Honor de la
Federation Internationale des Conseils en Propriete Industrielle (FICPI), Asociación Inter-
nacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI) y Asociación Interamericana
de la Propiedad Intelectual (ASIPI).
** Abogado. Agente de la Propiedad Industrial e Intelectual.
1 Para un breve recorrido por la evolución de la marca a lo largo de la historia, vid. Baz,
Miguel A., “El derecho de marca desde una perspectiva histórica: de la antigüedad y la Roma
clásica a la protección supranacional con la marca comunitaria”, en Estudios sobre propiedad
industrial e intelectual, Homenaje a A. de Elzaburu, ed. por Grupo Español de la AIPPI, 2009,
pp. 93 y ss.
HOMENAJE A A RTURO ALE SSANDRI B ESA • ESTUDIOS DE DE RECHO Y PROPIEDA D INTELEC TUAL
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1. LOS DIFERENTES SISTEMAS DE EXAMEN DE LAS MARCAS
EN LA HISTORIA RECIENTE
Las legislaciones que en el siglo XIX regularon la institución de la marca
establecieron los principios que presidirían su protección
2
incluyendo, por
supuesto, la determinación de lo que podría o no podría ser marca, tanto
por razón de su capacidad para la finalidad de distinguir unos productos de
otros cuanto por la posibilidad de incurrir en determinadas prohibiciones
de carácter absoluto, como la destinada a impedir el registro de signos de
carácter escandaloso o inmoral.3 Pero además esas legislaciones hubieron
de regular el procedimiento a que habría de ajustarse el otorgamiento del
placet del Estado a la pretensión de protección de un signo como marca,
materializado en la incorporación de éste a un Registro específico;4 o, lo
que es lo mismo, los diferentes sistemas de examen.5
Es fácil advertir que el examen de cualquier petición puede afectar a
diversos aspectos. Está en primer lugar la cuestión de la documentación
que los interesados deben presentar a los órganos de los poderes públicos
competentes para la inscripción de la marca en el Registro. Hay también
lo concerniente a la legitimación para obtener el reconocimiento registral.
Se muestra separadamente la problemática relativa a la posibilidad de que
el signo elegido no esté cualificado para ser reconocido como marca, bien
por ausencia de condiciones intrínsecas para ello, bien por resultar afectado
por una prohibición legal. Y finalmente está el tema de si la marca entra en
colisión con otra anterior en una coincidencia tal que una y otra puedan ser
2 La protección de las marcas se limitó en un primer momento a las llamadas marcas de
fábrica, destinadas a proteger a los fabricantes de productos de diverso tipo frente a imitado-
res del signo que identificaba el origen de aquéllos. Esa fue la orientación del Real Decreto
español de 20 de noviembre de 1850. Muy poco tiempo después se extendió la protección
legal a las marcas de comercio; por ejemplo, en España, conforme a la Real Orden de 29 de
septiembre de 1880. Para terminar extendiéndose esa protección, más modernamente, a
las marcas de servicio, a las que se dio acogida en el art. 1 del Convenio de la Unión de París
(CUP en adelante) en la revisión aprobada en la Conferencia de Lisboa de octubre de 1958
(aunque en el art. 6 sexies se aceptó que los países no estuvieran obligados a su registro).
3 Vid. LADAS, STEPHEN P., Patents, trademarks, and related rights, national and international
protection, vol. I, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1975, pp. 31 y ss. Se hace
allí una descripción de las más antiguas leyes y sistemas aparecidos en diversos Estados.
4 Dado que la palabra registro tiene al menos dos significados, el de asiento o inscripción
y el de lugar, lista o protocolo donde la inscripción queda hecha, la utilizamos con minúscula
cuando nos referimos a la inscripción y con mayúscula como equivalente al lugar en que se
practica y la marca queda inscrita (o registrada en suma). Según F
RANCESCHELLI
, R
EMO
, Tratta-
to di diritto industriale, vol. I, Milán, 1973, en especial pp. 141 y ss., el más antiguo antecedente
de los Registros de marcas estuvo constituido por las llamadas matrículas de las corporaciones
medievales de artesanos, pues en ellas se inscribían éstos y las marcas que cada uno utilizaría
en los productos de su fabricación junto a la marca o símbolo de la propia corporación.
5
Paul Roubier consideraba el examen como “intervención administrativa en el naci-
miento de los derechos de propiedad industrial”; y, en relación con las marcas, mencionaba
que hay sistemas de examen previo y sistemas en los que no se realiza examen alguno sobre la
pretensión del solicitante. Vid. en particular p. 175 de su obra Le droit de la propriété industrielle,
Partie générale, París, 1952.
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